从两个无效案例谈权利要求得不到说明书支持的问题

从两个无效案例谈权利要求得不到说明书支持的问题

无效法条

专利法第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

法26.4规定了权利要求书应当符合以说明书为依据、清楚、简要这三个要求，本文中笔者要探讨的是“以说明书为依据”这一要求。权利要求应当以说明书为依据，这意味着在专利无效程序中，如果说明书的内容无法支撑起权利要求的保护范围，那么该权利要求应当被宣告无效。

案例1-第566752号无效审查决定

针对权利要求1中“基于所述数字化牙齿模型生成虚拟倒凹网格”上位过大的问题

请求人认为：

说明书中仅公开了一种具体实施方式：在与倒凹区域相邻的两颗牙齿上分别选取一组控制点，其中每组控制点形成与其所在牙齿相交的一个控制面；将这两个控制面的边缘相互连接以形成虚拟倒凹网格；每组控制点中的各控制点在同一平面上从而确定出图中所示的控制面、将控制面上对应位置的控制点相互连接，或将控制面上对应位置的控制点及插值插入点相互连接；因此，权利要求1中“基于所述数字化牙齿模型生成虚拟倒凹网格”概括了较大的范围，没有以说明书为依据。

专利权人认为：

本专利不在于怎么去通过计算机的方式来实现虚拟网格，而在于提出技术问题并提供了一个解决方案，即想到用虚拟网格来填倒凹。图4-7可以认为是一个实施例，图8是一个另实施例。

合议组认为：

本专利说明书第[0053]-[0069]段结合附图4-10描述了由计算机运行预定程序来生成虚拟倒凹网格的处理过程，其是通过在牙齿上选择控制点，并由控制点形成控制面，而后将两个控制面的边缘相互连接来形成虚拟倒凹网格，之后该虚拟倒凹网格可以填充到数字化牙齿模型中对应的倒凹区域。附图7和附图8中所示的是牙齿的两种相对位置情况，但并非两种处理过程，虽然其牙齿相对位置不同，导致具体参数选择不同，但就选择控制点、形成控制面、及通过控制面边缘连接生成虚拟倒凹网格的过程实质上仍是相同的。换而言之，根据本专利说明书，本领域技术人员可以知晓适合解决本专利中技术问题的手段是数字化填倒凹处理，而数字化填倒凹处理需要基于数字化牙齿模型生成虚拟倒凹网格，所采用的处理应当是从控制点到控制面再到虚拟倒凹网格，本领域技术人员无法确定其他生成虚拟网格的手段均适用于解决本专利中技术问题。

上案例1中，我们也可以用反向思维去论证并得出与合议组一致的观点，以从另外的角度进一步理解“以说明书为依据”的判定尺度：如果按照专利权人的解释，现有技术中是不存在“用虚拟网格来填倒凹”这一解决方案的，那么现有技术中更不存在如何通过计算机的方式生成虚拟倒凹网格的具体实现方式，即对于通过计算机的方式来生成虚拟倒凹网格的任何具体实现方式，对于本领域技术人员来说都并非公知，如果说明书中没有记载，本领域技术人员是没有能力知晓的；而该专利的说明书中，关于如何通过计算机的方式来生成虚拟倒凹网格仅记载了“通过在牙齿上选择控制点，并由控制点形成控制面，而后将两个控制面的边缘相互连接来形成虚拟倒凹网格”这一种具体实现方式，那么对于本领域技术人员来说，无法知晓除了这种方式外还有其他什么方式可以生成用于填充倒凹的虚拟倒凹网格；因此权利要求1中“基于所述数字化牙齿模型生成虚拟倒凹网格”上位过大，没有以说明书为依据。

案例2-第566894号无效审查决定

针对权利要求1 中“基于检测结果修改倒凹，以填补或增加所述数字牙齿模型A上的倒凹”上位过大的问题

请求人认为：

说明书中仅公开了通过阈值的方式判断是否需要填补或增加倒凹，且也仅公开了通过把倒凹区域的一个或多个点向外拉的方式填补倒凹，权利要求1 中“基于检测结果修改倒凹，以填补或增加所述数字牙齿模型A上的倒凹”概括了较大的范围。

专利权人认为：

本专利中不保护人工靠经验的手动修改，而计算机执行的方法必然有与阈值比较的过程。

合议组认为：

关于特征“以填补倒凹或增加所述数字牙齿模型A上的倒凹”，合议组认为，填补或增加倒凹实际上是将表示牙齿表面的轮廓线或面做局部的位置调整，说明书实施例示意性示出了一种挪动牙齿表面上点并计算由于点移位而造成表面变形的具体方式，但本领域技术人员知晓其也可以通过CAD中常见的其他方式来实现。权利要求 1 中将其概括为“以填补或增加所述数字牙齿模型A上的倒凹”并无不妥。

专利权人认为阈值比较是计算机执行的方法中必然进行的，因此即使不记载也是符合专利法第26条第4款规定的。对此合议组认为，本专利权利要求2中进一步限定的了“检测所述数字牙齿模型A上是否存在超出预定阈值的倒凹”，也就是说，权利要求2利用附加技术特征限定了与阈值进行比较的步骤以对权利要求1中“基于所述检测结果”做进一步限定，本专利权利要求1是保护更大的保护范围的，而根据说明书中的记载，本领域技术人员并不能合理预测除了与阈值比较之外的检测方式，这即导致了其得不到说明书的支持。 因此，权利要求1未以说明书为依据，清楚地限定要求专利保护的范围，不符合专利法第26条第 4 款的规定。

在案例2中，从合议组对于权利要求1中“基于检测结果修改倒凹”、“填补或增加所述数字牙齿模型A上的倒凹”这两个技术特征的上位合理性的认定逻辑中，可以得到启发：在进行判断的时候，可以从该技术特征所要达到的技术目的（“填补或增加所述数字牙齿模型A上的倒凹”的目的是将表示牙齿表面的轮廓线或面做局部的位置调整）出发来思考，是否很容易想到现有的其他具体实现方式也可以实现该技术目的，如果很容易想到至少一个具体实现方式（例如CAD），那么这种上位具有一定的合理性；反之，存在不合理性。

“以说明书为依据”判断要点

如果权利要求中记载的上位概念在说明书中仅记载了一种实施方式，并且本领域技术人员不能合理预测除说明书记载的实施方式之外的其他实施方式也能解决该专利的技术问题，并达到相同的技术效果，则认为该权利要求没有得到说明书的支持。

另外，笔者认为，对于独立权利要求中某一技术特征是否上位过大的把握尺度，跟该技术特征与该专利要解决的技术问题的关联程度也有关系，与要解决的技术问题关联程度越高的技术特征，表示其非现有的程度越高，就越依赖于该专利说明书的记载；而与要解决的技术问题关联程度较低的技术特征，其现有的可能性相对高一些，在争辩非上位过大时的成功率也会相对高一些。